摘 要 专利权作为一种垄断权，是对公共利益的一种划分，在专利权利侵权诉讼中等同原则的适用不当会使得专利权的范围模糊不清，行政机关对专利确权的公信力也就随之丧失。本文对比中美禁止反悔原则，择其优更新我国禁止反悔原则适用的条件，即采用“可专利性”条件并赋予法官相应的裁量权。
关键词 专利侵权 禁止反悔 等同侵权
作者简介：荆天星，中央民族大学法学院法律硕士；周云路，华东政法大学知识产权专业2014级研究生。
一、禁止反悔原则概述
禁止反悔原则是专利侵权诉讼中一项重要的原则，即在专利申请的过程中，专利权人为了获得专利权而限制了专利权的保护范围，或者强调某个技术特征对确定专利权的新颖性或创造性具有重要影响，遇到侵权诉讼时又出尔反尔，试图取消之前所做的限制试图扩大保护范围，从而两头得利。 可惜禁止反悔原则在实践中的操作与法律规定不甚一致，且现存的适用标准已经相对落后。
（一）禁止反悔原则与等同原则的比较关系
等同原则是禁止反悔原则的前提，只有使用了等同原则才有可能使用禁止反悔原则，禁止反悔原则是对等同原则的限制，如果等同原则适用不当，就需要用禁止反悔原则来对它进行限制，两者关系密切。等同原则是在专利侵权判断过程中常用到的一个方法，专利侵权判断主要分为几个步骤，第一，根据权利要求书确定专利权的范围；第二，将权利要求书中的每项权利要求与被控侵权产品的技术特征作比较；第三，经过比较，判断被控侵权的产品或技术的技术特征是否落入专利权的保护范围之内。在比较的过程中，由于语言的多样性或语言的限制，往往会出现专利权利要求书中要求保护的是“一种用钢丝所构成的连接”，而被控侵权产品的技术特征为“一种用铜丝所构成的连接”等等。这些描述虽然从字面上看都不相同，但是所使用的手段是相似的，达到的效果本质上也是相同的，如果仅仅从字面上做比对不会构成相同从而不会构成侵权，那么对于专利权人来说是不公平的，因此等同原则就是为了遏制此种现象而诞生的。
（二）完全排除说与弹性排除说
二、我国禁止反悔原则的具体适用条件和问题
我国在《专利权法》中并没有对禁止反悔原则进行规定，但在司法解释中有规定：专利权人如果对权利要求书或说明书进行修改，放弃了部分技术方案，在侵犯专利权纠纷案中想将放弃的部分重新纳入专利权保护范围，人民法院不予支持。 从字面上看，禁止反悔的内容为通过修改权利要求书、说明书或通过陈述放弃了的技术方案。
关于禁止反悔原则的适用，北京最高人民法院发布的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第44条规定，在适用等同原则与禁止反悔原则时如果发生冲突，那么应该优先适用禁止反悔原则，我国对禁止反悔原则制度的适用范围采取完全排除说。根据43、45条的规定，要适用禁止反悔原则应当要符合以下几个条件：专利权人为确保其专利的新颖性和创造性而放弃的内容；并且放弃的内容必须对专利权的授予或维系产生实质性作用。
禁止反悔原则对等同原则的限制程度的分歧主要体现在“完全排除说”与“弹性排除说”，我国司法实践采用的是“完全排除说”，但有部分学说理论认为完全排除说会损害专利权人的利益等等。
三、中美禁止反悔原则制度比较
禁止反悔原则不允许专利权人出尔反尔，体现了民法中的诚实信用原则。 但是在具体的发展和适用上，基于司法水平，美国与中国存在许多不同，下面以两个经典案例进行说明。
（一）美国Festo案判决分析
（二）奥诺（中国）诉湖北午时药业案
一审和二审法院认为，为了使权利要求得到说明书的支持所做的修改不适用禁止反悔原则，只有当权利要求书的修改目的是为了满足专利的新颖性或创造性，才产生禁止反悔的效果。但最高人民法院最终认定被控侵权专利产品不构成侵权，在专利授权中，专利权人通过修改仅对“活性钙”进行保护而放弃了“葡萄糖酸钙”等其他可溶性钙的技术方案，因此在专利侵权纠纷中不能将“葡萄糖酸钙”等其他可溶性钙纳入专利权的保护范围。 由此也表明了最高院的态度，无论因为什么原因放弃的专利权内容，都不得再重新纳入专利权范围内――采用的是第三种观点，为满足“专利性条件”而做的限制和修改，应适用禁止反悔原则。
（三）中美禁止反悔原则对比
美国通过FESTO案明确了禁止反悔原则的适用条件以及禁止反悔原则对等同原则的限制范围。赋予法官自由裁量权，根据具体案情分析，但需满足两个条件：第一，为了符合“可专利性”而进行的限制性修改，第二，专利权保护的范围需因这个修改而缩小了。关于禁止反悔原则的适用，根据我国专利权法规定，应当符合“专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性而放弃的内容”这个条件，但在实践中并非如此，而是按照观点二“申请过程中做的所有修改均可以适用禁止反悔原则”这个条件。至于禁止反悔原则对等同的限制，美国最高法院主张适用“弹性排除说”，即之前曾用过禁止反悔原则的，是否能再次适用等同原则需要视情况而定；而我国采用的是完全排除说。
四、总结
无论是美国的“可专利性”这个条件还是中国的“为了满足专利性条件而进行的任何修改或者意见陈述”、“为了满足专利的新颖性、创造性”，在适用之时都有其各自的优点，也都与各自的国情相适应。美国的禁止反悔原则经过数年的发展才最终确立下来，我国的司法水平过去一直处于一个较低的位子，更不用说在专利法这个复杂的领域内，因此，“一刀切”以确保程序上的公正更适合我国国情。然如今我国的司法改革已经迈入一个新的阶段，法官的水平也有很大的提升，知识产权法院的建立更在专利案件的审理上向专业化进一步，因此，赋予法官一定的裁量权用“可专利性”这个条件来判断是否应当适用禁止反悔原则，在我国已经具备条件。
