2015年1月，笔者在《中国知识产权》杂志上发表了专栏文章《专利侵权判定方法在新颖性判断中的适用》一文，对笔者在审理北京市高级人民法院（2014）高行终字第1180号“用于码分多址（CDMA）通信系统的自动功率控制系统”的发明专利权无效行政纠纷案中归纳的新颖性判断方法进行了论述，认为新颖性判断应当进行正向比较而不能进行反向比较。有专家对该文的观点提出了质疑，认为该文所提出的正向比较方法并不适用于省略发明的新颖性判断。笔者认为，这样的观点值得商榷，在理解要素省略发明的保护范围时，应当注意其权利要求还隐含了这样一个限定特征：发明人意图省略的要素所对应的技术特征是被明确排除在外的。如果考虑了这样一个隐含限定特征，正向比较方法同样能够适用于要素省略发明的新颖性判断。正是基于对这个问题的思考，笔者认为有必要较为系统地论述一下对要素省略发明的正确理解，并在此基础上提示大家注意，应当全面理解要素省略发明，注意其权利要求中存在的隐含限定特征。
一、实践中可能存在的问题
笔者在《专利侵权判定方法在新颖性判断中的适用》一文中的核心观点是：第一，专利侵权判定的方法和思路可以适用于专利新颖性判断，如果现有技术方案落入诉争技术方案的保护范围，则诉争技术方案不具备新颖性；第二，在进行新颖性判断时，应当用诉争技术方案与现有技术方案进行正向比较而不是反向比较，即诉争技术方案相对于现有技术方案不存在的技术特征，不能作为二者的区别特征来认定诉争技术方案具备新颖性；只有诉争技术方案相对于现有技术方案多出来的技术特征，才能作为二者的区别特征，可以据此认定诉争技术方案具备新颖性。值得注意的是，由于专利创造性判断一般适用的三步法需要认定诉争技术方案相对于最接近现有技术的区别技术特征，因此正向比较方法不仅仅适用于专利新颖性判断，同样适用于专利创造性判断中的区别技术特征认定。
正向比较方法是否能够普遍适用于新颖性判断，确实值得讨论。其中一个质疑理由是，对于要素省略发明而言，其技术特征少于现有技术方案。假设省略发明的权利要求为A+B+C，与省略要素对应的特征是D，那么现有技术方案为A+B+C+D。如果按照正向比较方法来判断新颖性，由于要素省略发明相对于现有技术不存在区别技术特征D，那么应当认定省略发明的保护范围包括了现有技术方案，因此应当认定省略发明不具备新颖性。显然，这个仅仅因为要素省略发明的技术特征少于现有技术方案就认为要素省略发明不具备新颖性的结论是错误的。质疑者认为，之所以得出这个错误结论，是因为正向比较方法不适用于要素省略发明的新颖性判断。
如果正向比较方法能够普遍用于新颖性判断，那么质疑正向比较方法的上述观点就应当有问题。上述质疑观点有什么问题呢？笔者认为，上述观点没有完整地、准确地理解要素省略发明的技术方案。
二、如何正确理解要素省略发明
要素省略发明源自于专利审查指南对专利创造性的相关规定。《专利审查指南2010》第二部分第四章第4.6节规定：“要素变更的发明，包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。”第4.6.3节规定：“要素省略的发明，是指省去已知产品或者方法中的某一项或多项要素的发明。”如果发明省去一项或多项要素后其功能也相应地消失，则该发明不具备创造性。如果发明与现有技术相比，发明省去一项或多项要素（例如，一项产品发明省去了一个或多个零、部件或者一项方法发明省去一步或多步工序） 后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，则具有突出的实质性特点和显著的进步，该发明具备创造性。
从我国专利审查指南的相关规定可以看出，要素省略发明的技术方案相对于现有技术方案相比，省去了一项或多项要素，而且这样的省略是发明人故意而为之，那么在省略发明的说明书中一定有相应的记载，明确地表明要素省略发明的技术方案明确排除了与故意省略的要素对应的一项或多项技术特征。假设现有技术方案是A+B+C+D，发明人故意省略了技术特征D，那么虽然表面上看要素省略发明的技术方案是A+B+C，但本领域技术人员在阅读说明书后却可以直接地、毫无疑义地确认，要素省略发明还隐含了另外一个限定条件，即不包括技术特征D。正因为如此，在确定要素省略发明的保护范围时，绝对不能忘记该技术方案是不包括有技术特征D的情形的，否则，在专利侵权纠纷中，按照全面覆盖原则，就可能将技术方案A+B+C+D认定为落入要素省略发明的保护范围。
三、是否包含隐含限定特征
由于要素省略发明的特点恰恰在于相对于现有技术省略了部分要素，因此本领域技术人员在说明书和权利要求书基础之上可以直接地、毫无疑义地确定，要素省略发明的技术方案除了权利要求中记载的技术特征之外，还包含这样一个技术特征，即该技术方案必定排除了被省略的那些要素所对应的技术特征。这个没有体现在权利要求书文字表述中的技术特征，就是所谓的隐含限定特征。
正如笔者在2013年第12月的《中国知识产权》杂志的专栏文章《隐含特征在权利要求解释中的作用》中所界定的那样，隐含限定特征是指，权利要求中没有文字表述予以限定，但本领域技术人员在阅读说明书和权利要求书之后可以直接地、毫无疑义地确定该权利要求隐含地具有的限定特征。在权利要求解释中认定是否存在隐含限定特征时，应当注意以下几个方面：对技术方案的综合理解原则是认定隐含特征的理论基础，本领域技术人员是认定隐含限定特征的主体标准，直接地、毫无疑义的确定是认定隐含限定特征的限制条件，激励专利申请人清楚明确表述专利权保护范围是认定隐含限定特征的引导方向。
我国专利审查指南也在多处规定，在理解和确定技术方案时应当考虑隐含限定特征。例如，在判断是否具备新颖性时，专利审查指南也规定，不要忽略对比文件中存在的隐含限定特征。《专利审查指南2010》第二部分第三章第3.2.1节规定，在判断新颖性时，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则应当认定该发明或者实用新型不具备新颖性。《专利审查指南2010》特别规定，上述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。笔者认为，这个所谓的“可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容”即包括对比文件的技术方案中的隐含限定特征。 在对要素省略发明进行新颖性判断时，不仅仅应当考虑对比文件中的隐含限定特征，也应当考虑诉争技术方案的隐含限定特征。前面的分析表明，由于要素省略发明的特点就在于相对于现有技术省略了部分要素，因此本领域技术人员在说明书和权利要求书基础之上应当能够直接地、毫无疑义地确定，要素省略发明的技术方案除了权利要求中表述的技术特征之外，还包含这样一个隐含限定特征，即该技术方案排除被省略的那些要素所对应的技术特征。如果说要素省略发明相对于现有技术省略的要素对应的技术特征是D，那么虽然要素省略发明的权利要求在文字表述上的技术方案是A+B+C，本领域技术人员在看到该权利要求时，却应当明白，该权利要求的完整表述应当是A+B+C+D’，这个技术特征D’的意思就是，该技术方案已经排除了技术特征D，不能将技术方案A+B+C+D纳入该要素省略发明的保护范围之中。
四、隐含限定特征有何作用
在正确理解了要素省略发明的技术方案包括了隐含限定特征D’之后，才可以正确地对要素省略发明的保护范围作出准确认定。这将会对要素省略发明的专利侵权判定、新颖性判断和创造性判断产生重要的影响。
在专利侵权纠纷中，在对要素省略发明的技术方案A+B+C的保护范围进行确定时，如果考虑到了省略发明的隐含限定特征D’，则会更加完整和准确地理解要素省略发明的保护范围为A+B+C+D’。如果被控侵权产品或方法的技术方案是A+B+C+D，则可以基于被控侵权技术方案不具备技术特征D’，而按照全面覆盖原则认定被控侵权技术方案没有落入要素省略发明的保护范围。
在新颖性判断纠纷中，在对要素省略发明的技术方案A+B+C和现有技术方案A+B+C+D进行新颖性判断时，如果认识到要素省略发明的完整技术方案应当表示为A+B+C+D’，按照正向比较方法，不会误认为要素省略发明相对于现有技术方案具有更少的技术特征，也不会误认为要素省略发明的保护范围包括现有技术方案进而认为要素省略发明相对于现有技术方案不具备新颖性。
在创造性判断纠纷中，按照三步法，在认定要素省略发明相对于现有技术方案是否存在区别技术特征时，正向比较方法仍然适用，因为要素省略发明的完整技术方案不是A+B+C，而是A+B+C+D’，一旦考虑了D’以后，要素省略发明具有的隐含限定特征D’很有可能相对于现有技术方案而言构成一个重要的区别技术特征，这个对技术方案具有实质性限定作用的区别技术特征的存在，可能会影响到要素省略发明是否具备创造性的判断结论。
五、小结
前面的分析表明，在专利授权确权行政纠纷或专利侵权纠纷的处理过程中，对技术方案的理解应当是综合的、全面的，应当站在本领域技术人员的角度来理解，无论是对于诉争专利或专利申请的技术方案还是对比文件中的技术方案，都应当以真正地理解和掌握相关技术内容为前提，否则就容易受到相关文字表述的限制，对相关技术方案文字表述的机械解读可能导致对技术方案的理解偏差。前面的分析还表明，准确把握住隐含限定特征在有的时候对正确理解相关技术方案从而正确进行专利侵权判定或专利权有效性判断具有重要影响，对于本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定的技术内容和隐含限定特征，在确定相关技术方案时应当予以考虑。前面的分析还表明，在考虑了要素省略发明的隐含限定特征之后，才能正确地对其保护范围进行认定，在正确认定其保护范围的前提下可以发现，从专利侵权判定方法中推导出来的正向比较方法同样可以适用于要素省略发明的新颖性和创造性判断。因此，尚无相反证据表明正向比较方法不能普通适用于实用新型和发明的新颖性和创造性判断。
