摘要：
涉外定牌加工是我国一种重要的贸易方式，然而，我国的涉外定牌加工企业有商标侵权风险。对于涉外定牌加工是否构成商标侵权存在较大争议，判断此争议的关键在于辨别涉外贴牌加工中的商标贴附行为是否我国《商标法》所规定的商标侵权行为中的商标使用以及这种行为是否造成混淆或有造成混淆的可能性。企业应采取措施，加强对涉外定牌加工中的商标风险的防范。
关键词：涉外定牌加工；商标侵权；商标使用；混淆；防范
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一、我国涉外定牌加工中存在的商标问题
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（一）我国加工企业有商标侵权的风险
我国OEM行业的平均利润率只有2%，[3]与如此低的利润率不相平衡的是OEM企业要冒多重风险，其中之一就是商标侵权风险。实践中，涉外定牌加工有多种类型的商标侵权纠纷，典型的有由于OEM企业生产多于加工合同约定的产品数量并私自在国内销售这部分产品引起的违约和知识产权纠纷，也有由于不诚信的委托方对于委托加工的产品不享有合法的知识产权而引发的纠纷，还有由于第三方引发的侵权纠纷等。由于第三方引发的侵权纠纷是商标权的地域性引起的，当国外权利人对某商标只在国外拥有合法商标权，但在我国境内另外存在着与该商标相同或相似的商标且权利人另有他人时，国外权利人委托我国企业贴牌生产，就容易引发纠纷。对于加工方接受合法的国外权利人的委托在我国进行定牌生产，但又未经在我国拥有合法商标权的第三方许可，在同一种商品或者类似商品上使用与第三方的注册商标相同或者近似的商标是否会侵犯第三方的商标专有权，存在较大争议。
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（二）我国加工企业拥有的自有品牌少，品牌附加值低[HT]
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（三）涉外定牌加工中的商标问题影响我国的外贸环境和国际形象[HT]
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二、涉外定牌加工是否构成商标侵权的分析
由于第三方引发的侵权纠纷中的涉外定牌加工要满足以下条件：其一，境外的委托人在本国或者销售国拥有真实有效的商标权或者商标使用权；其二，国内另有他人注册了与境外的委托人相同或者近似的商标，且定牌使用的商品类别与国内注册商标核定使用的类别相同或者类似；其三，境内的受托方加工完成后的商品全部交付给境外的委托方，不在我国境内销售。此类纠纷在实践中多次出现，争议焦点主要集中在两个方面：其一，涉外定牌加工中的商标使用是否是我国商标法意义上的商标使用；其二，涉外定牌加工中的商标使用行为是否会引起混淆。对这两个争议焦点分析如下。 [HTH]
（一）涉外定牌加工中的商标使用是否是我国商标法意义上的商标使用[HT]
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（二）涉外定牌加工中的商标使用行为是否会引起混淆[HT]
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三、涉外定牌加工商标风险的防范
2013年8月30日，《商标法》第三次修正案经全国人大常委会审议通过，新《商标法》强调了商标使用是“用于识别商品来源的行为”，商标的商品来源标示功能的本质在此次修改中得到体现。新《商标法》针对“商品相同商标近似”和“商品类似商标相同或近似”的情况，在商标侵权构成中引入了混淆要件。新《商标法》的这些修改有助于定牌加工是否构成商标侵权的判断。
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（一）提高知识产权意识，建立完善的知识产权审查管理机制[HT]
贴牌加工中的很多商标纠纷是由于企业缺乏知识产权意识导致的，在我国大力实施国家知识产权战略和知识产权在国际贸易中起到越来越重要作用的背景下，企业必须熟知识产权法律法规和有关国际条约，才能有较强的法律意识与能力识别并拒绝不符合法律要求的定牌加工生产。
最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）中指出，“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”按照原对外贸易经济合作部和国家工商行政管理局1995年7月13日颁布的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条的规定，企业在“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。”加工方应建立完善的知识产权审查管理机制，在进行定牌加工前对委托方就被贴牌商标的合法权利进行审慎调查。OEM企业应要求委托方提供合法有效的权利证明或授权文件，并通过知识产权管理部门或中介服务机构确认有关信息，如委托人是否拥有此商标的所有权或使用权、授权加工的商标与其拥有商标权的商标是否一致等。企业还可以在我国海关总署网站上查询产品的知识产权备案信息，如商标图案、名称、商标类别、权利人等，以进一步确定贴牌产品的知识产权情况。通过这样的审慎审查，企业如尽到了注意义务，可以很大程度上减少侵权的风险。
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（二）谨慎签订定牌加工贸易合同
定牌加工贸易合同是双方当事人之间具有法律约束力的依据，但一些OEM企业往往不签订书面加工合同，仅凭订单或传真件就为委托方加工产品。有的企业即使签订合同，也是注重规定加工产品的数量、款式、质量、价格、材料的提供、履行期限、酬金、结算方式、违约责任等，合同中并没有明确双方商标使用责任的条款。企业在签订合同时，不但要重点审查委托方的合法主体资格、委托加工资格、资信状况，还应检索合同涉及的委托方的知识产权情况以及出口目标市场所涉及的出口产品的商标、专利等知识产权情况，在签订的合同中要明确双方的知识产权权利义务关系以及各自应承担的责任范围，对于贴牌加工可能涉及的知识产权侵权责任等问题，在合同中应有所体现。对企业更为有利的做法是在加工合同中加入“知识产权担保条款”（IPR Indemnifications Clause），明确约定由于委托方所提供的商标等侵犯第三方知识产权的，委托方要承担的责任，如受托方因此受到损失，有权要求委托方承担赔偿责任等。
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（三）努力提升品牌建设能力
“除了品牌，什么都有”的OEM企业没有自己的品牌，一旦遇到经济不景气或成本上涨等情况，往往接不到订单或者由于成本太高、加工价格太低而不敢接订单，企业经营状况会恶化甚至倒闭，众多企业面临转型升级的“阵痛”。早在1999年，美国杜克大学学者Gary Gereffi就指出，从贴牌生产（OEM）到在产品中加入自己的设计并以自己的品牌在市场上销售的自主品牌生产（Original Brand Name Manufacturing ，简称OBM）就是一个升级过程。[18]OEM企业经历了代工、模仿阶段之后要迈向创立自己品牌的阶段，尤其是在大力发展开放型经济的过程中，品牌建设尤为主要。企业要重视自主创新能力的提高和品牌建设，积极注册商标，创建自己的品牌，制定长远发展计划，提升品牌附加值，扩大自主品牌的出口，这才是长久发展之道。
